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US-Berufungsgericht bestätigt die Gültigkeit des Bayer Patents für das Milzbrand-Antibiotikum Cipro

Von Markus Perz*
Erstveröffentlicht am 15. August 2002

Der amerikanische Court of Appeals for the Federal Circuit, der nach 28 USCA § 1292 (c)(2) in Patentstreitigkeiten bundesweit die Revisionsinstanz darstellt, hat mit Urteil 01-1286, -1287 vom 9. August 2002 die Gültigkeit des amerikanischen Cipro-Patents der Bayer AG / Bayer Corporation, das das Breitspektrum-Antibiotikum Ciprofloxacin rechtlich in den USA schützt, bestätigt.

Bayer verklagte Schein Pharmaceuticals Inc., Danbury Pharmacal Inc., Reddy-Cheminor Inc., Mylan Pharmaceuticals Inc. und Mylan Laboratories Inc., alle im Bereich der Generika tätig, wegen Patentrechtsverletzung, nachdem diese einen Antrag auf Zulassung des Ciprofloxacin-Antibiotika als Generikum gestellt hatten und sich hierbei auf die Ungültigkeit des Cipro-Patents der Bayer AG berufen hatten.

Die Ungültigkeit des Bayer Patents Nr. 4.670.444 wurde von den Beklagten damit begründet, dass dieses nicht den Erfordernissen der Section 102(d) des Patent Acts entspreche. Danach ist eine Patentregistrierung für den Fall, dass der Antragssteller oder sein gesetzlicher Vertreter über ein Jahr vor Antragsstellung in den USA einen ausländischen Patentantrag stellt und eine Eintragung erhält, wie in Chile, Südafrika, Spanien und Argentinien in diesem Fall geschehen, untersagt.

Die Klägerin hingegen berief sich auf eine frühere Antragsstellung in den USA (Nr. 292.560), die durch die streitbefangene Antragsstellung, wenn auch indirekt, lediglich abgelöst werde, und deren Antragsdatum vor dem der spanischen, südafrikanischen, argeninischen und chilenischen Anträge liegt. Gemäß Section 120 des Patent Acts könne auf den Antragszeitpunkt des früheren Antrages abgestellt werden.

Das Untergericht, der District Court for the District of New Jersey, schloss sich letzterer Auffassung an (Bayer AG v. Schein Pharm., Inc., 129 F. Supp. 2d 705, 725 (D.N.J.2001)). Dies war nicht Gegenstand der Revision.

Die Beklagten machten daraufhin geltend, der frühere Patentantrag Bayers erfülle nicht die nach Section 120 geforderten Voraussetzungen der Section 112 des Patent Acts, wonach der Patentantrag den bestmöglichen Weg zur Erreichung des erstrebten Ziels offenzulegen hat.

Der District Court als Gericht erster Instanz teilte diese Auffassung nicht. Es legte einen zweigliedigen Test zugrunde, der zunächst auf die subjektive Sicht des Antragsstellers abstellt und in einem zweiten Schritt prüft, ob der Antrag diese zutreffend wiederspiegelt. Das Gericht deutete insbesondere darauf hin, dass der Bezugspunkt das durch den Patentantrag definierte Ziel sei und das deshalb keine Offenlegung anderer weitreichenderer Methoden nötig sei, wenn das Ziel bestmöglich mit offengelegter Methode erreicht werden könne.

Das Revisionsgericht schloss sich dieser Auffassung an. Richter Rader im Minderheitsvotum stimmte auch hinsichtlich der Begründung dem District Court uneingeschränkt zu und kritisierte scharf die von Richter Clevenger im Mehrheitsvotum verfolgte Argumentation, die sich zwar ebenfalls zielorientiert darstellt, jedoch ergänzend hinzufügt, dass Methoden, die keine zu berücksichtigende Auswirkung auf die Eigenschaften des Zielobjekts hätten, auch dann nicht offengelegt werden müssten, wenn sie subjektiv bevorzugt würden.

Auch Bayers deutsche Cipro-Patente wurden erwähnt. Auf den früheren deutschen Antrag Bayers vom 3. September 1980 berief sich Bayer jedoch nicht. Der am 29. Oktober 1981 in Deutschland gestellte Antrag war zeitlich im Hinblick auf dessen Eintragung nicht mehr relevant.


* Der Verfasser ist nach Jurastudien in London und München zur Zeit Praktikant bei Berliner, Corcoran & Rowe, LLP in Washington, DC.


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